今回は、国内大手電機メーカーで商標管理を担当し、外国商標業務に精通する弁理士・西野 吉徳氏が、海外商標出願の注意点、異議申立のリスク、商標ウォッチングの活用法についてわかりやすく解説します。
後半では、Authense弁理士法人代表であり、cotobox株式会社の代表取締役を務める弁理士・五味 和泰氏が、商標ウォッチングを活用したリスク管理の実践方法を解説。cotobox社が提供する海外商標ウォッチングサービス「世界商標ウォッチング」の概要や、具体的な導入方法についてもご紹介します。
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登壇者紹介
Authense弁理士法人代表・
cotobox株式会社 代表取締役社長
弁理士 五味 和泰（日本弁理士会）
Authense弁理士法人代表弁理士。早稲田大学理工学部卒、米国南カリフォルニア大学法学修士。大手建設会社エンジニアを経て、大手特許事務所に入所し弁理士資格取得。10年間、特許の権利化業務に従事した後、2015年にはつな知財事務所を設立、2016年にcotobox株式会社を設立。オンライン商標プラットフォーム「Cotobox」は、2018年経済産業省のグレーゾーン解消制度を利用し、知財DXビジネスモデルの先駆けとなった。
商標、特許、意匠の国内外の権利化及び知財経営の指導を手がけており、自らのスタートアップの創業者としての経験を活かして、知財経営、マーケット、事業リスク、プロダクト開発及び企業価値といった領域における知財視点でのアドバイスを得意とする。
弁理士 西野 吉徳（日本弁理士会）
学生時代に弁理士試験に合格。大手電機メーカーに勤務し、知財部門において商標・意匠・契約などを担当したのち、コミュニケーション部門のブランドマネジメントに異動。
2017年、特許事務所に転職し、外国商標業務を担当。2022年、はつな弁理士法人へ入所。
特許事務所での商標権利取得経験、企業の知財部門及びコミュニケーション部門での経験から、商標権利取得、企業内商標管理及びブランディングという3つの分野に精通。クライアントのブランド構築を強力にサポートする総合力に定評がある。
セミナー概要
- 外国商標の重要性
- 貴社商標が横取りされる（冒認出願、冒認登録）
- 日本と外国の異議申立の違い
- 商標ウォッチングの重要性
- cotoboxの「世界商標ウォッチング」のご紹介
- 質疑応答
資料の中身を一部公開
【知財の歩き方】なぜ起こる？海外商標トラブルの実態と回避策
まず1つ目、「外国商標の重要性」についてお話しします。国内と海外の違いについて考えてみました。国内では、取引先や支援者、従業員もすべて国内におり、関係性が深い中で業務が行われます。そのため、さまざまな支援が得やすいのが特徴です。 一方、海外事業では、現地法人がある場合はその拠点から活動ができますが、現地法人がないと、頼れるのは商社程度で、大使館も情報提供程度にとどまり、協力は得にくい状況です。国内に比べ、海外では事業基盤が弱いと言えます。
商品名（＝商標）がなければ販売もできないため、必ず名前を付ける必要があります。商標登録がなくても輸出できるケースはありますが、継続的な事業展開には消費者の信頼が不可欠であり、その意味で「商標は海外事業のパスポート」と言われています。事業開始前に優先して商標権を取得することが重要だとされています。
また、商標調査（クリアランス）を国内以上に慎重に行うべき理由として、海外では損害賠償額が非常に高額になることが挙げられます。日本では警告書や差止めで済むケースが多く、損害賠償請求まで至らないこともありますが、海外では訴訟を提起してから警告書を送るなど、訴訟が前提となっていることが多くあります。さらに、懲罰的賠償が認められる場合もあります。 したがって、事前に入念に調査してクリアランスを行わない限り、商標を使うべきではないとされています。海外では、日本以上に「商標が取れないものは使うべきではない」という認識です。 ここで、商標のクリアランスについてもう少し詳しく触れます。特許の仕事をされている方にとって、商標調査は分かりにくいところがあるかもしれません。商標調査では、使用可能かどうか、登録可能かどうかという判断を必ず行います。 特許では、出願前に先行技術調査を行うことはありますが、その技術が使用可能かどうかを判断する調査はあまり行われません。これに対して商標では、使えるかどうか、登録できるかどうかをきちんと判断する必要があります。だからこそ、商標のトラブルは比較的少ないのですが、それでも使いたい商標を実際に使えるようにするには、同意書の交渉や不使用取消審判など、さまざまな手段が必要になります。 つまり、クリアランスの段階でも、使えるようにするための多くの実務的な対応が求められます。クリアランスをしてもダメだと判断した場合は、潔くマークを変更するという判断も必要です。これが商標実務の特徴と言えるでしょう。
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記事監修者
五味 和泰
Authense弁理士法人代表弁理士。早稲田大学理工学部卒、米国南カリフォルニア大学法学修士。大手建設会社エンジニアを経て、大手特許事務所に入所し弁理士資格取得。10年間、特許の権利化業務に従事した後、2015年にはつな知財事務所を設立、2016年にcotobox株式会社を設立。オンライン商標プラットフォーム「Cotobox」は、2018年経済産業省のグレーゾーン解消制度を利用し、知財DXビジネスモデルの先駆けとなった。 商標、特許、意匠の国内外の権利化及び知財経営の指導を手がけており、自らのスタートアップの創業者としての経験を活かして、知財経営、マーケット、事業リスク、プロダクト開発及び企業価値といった領域における知財視点でのアドバイスを得意とする
西野 吉徳
学生時代に弁理士試験に合格。大手電機メーカーに勤務し、知財部門において商標・意匠・契約などを担当したのち、コミュニケーション部門のブランドマネジメントに異動。 2017年、特許事務所に転職し、外国商標業務を担当。2022年、はつな弁理士法人へ入所。 特許事務所での商標権利取得経験、企業の知財部門及びコミュニケーション部門での経験から、商標権利取得、企業内商標管理及びブランディングという3つの分野に精通。クライアントのブランド構築を強力にサポートする総合力に定評がある。
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